Cosa significa il caso LV per la tutela del marchio

Una controversia sui marchi ora dinanzi al Tribunale per la proprietà intellettuale di Pechino (BIPC) potrebbe aiutare a chiarire una delle domande più importanti nel sistema dei marchi cinese: dove dovrebbe trovarsi il confine per la registrazione e la protezione dei marchi commerciali derivati da elementi culturali pubblici?

Il 16 luglio, il BIPC ha esaminato una causa amministrativa sui marchi intentata da Louis Vuitton Malletier contro l'Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale, con Huang Minyao, un operatore del settore dell'abbigliamento di Shantou, nella provincia del Guangdong, come terza parte.

Un marchio con un disegno floreale a quattro petali richiesto da Huang è ritenuto da LV simile in modo confondibile al suo iconico motivo monogramma.

Il contenzioso è nato dopo che il CNIPA ha respinto l'impugnazione di LV al marchio a forma di petalo registrato da Huang.

Si tratta della sesta causa intentata da LV contro il CNIPA in materia di marchi, dopo aver vinto tre cause e perso due delle precedenti cinque cause.

A differenza della precedente controversia di alto profilo tra LV e Molly Tea Catering Management con sede a Shenzhen, questo non è un caso di violazione ma una causa amministrativa che mette in discussione la legalità di una decisione normativa.

I due casi sono profondamente collegati in termini di principio giuridico, ma le controversie amministrative sui marchi differiscono fondamentalmente dalle azioni legali per contraffazione per natura, oggetto e standard di prova.

Il contenzioso per violazione determina se la condotta rientra nell'ambito di un diritto esclusivo sul marchio, mentre il contenzioso amministrativo esamina la legalità delle decisioni prese dalle autorità competenti in materia di marchi su domande di registrazione, opposizioni o richieste di invalidazione.

Ciò significa che il BIPC non si pronuncerà sulla questione se Huang abbia violato i diritti di LV, ma esaminerà se il CNIPA ha applicato correttamente le attuali disposizioni della legge sui marchi riguardanti carattere distintivo, somiglianza, protezione dei marchi noti e riserve di interesse pubblico quando ha respinto la richiesta di nullità di LV.

Ciò richiede che il tribunale ritorni alle condizioni di autorizzazione ai sensi della legge sui marchi.

Secondo la disposizione attuale, i segni costituiti esclusivamente da nomi generici, elementi grafici, nomi di luoghi o altri elementi privi di carattere distintivo intrinseco – comprese le risorse culturali pubbliche quali modelli tradizionali, immagini naturali e disegni geometrici – non possono essere registrati a meno che non abbiano acquisito carattere distintivo in seguito all’uso e siano divenuti facilmente identificabili con particolari prodotti o servizi.

Se il marchio contestato coinvolge elementi culturali pubblici come motivi tradizionali o disegni floreali naturali che tipicamente possiedono un carattere distintivo intrinseco debole, il tribunale si concentrerà sulla questione se il CNIPA abbia pienamente considerato questo fattore e abbia esaminato rigorosamente le prove del "significato secondario" acquisito.

La reazione del pubblico al caso di infrazione di LV-Molly Tea ha già dimostrato una diffusa preoccupazione per i tentativi di registrare e monopolizzare motivi tradizionali come il fiore a quattro petali o i motivi Baoxiang.

Nella fase di autorizzazione, la questione è ancora più fondamentale: se gli elementi culturali pubblici mancano intrinsecamente di carattere distintivo e il richiedente non riesce a dimostrare che il simbolo ha acquisito un’identità indipendente distinta dal suo significato di dominio pubblico, è giustificata in primo luogo l’approvazione amministrativa?

La legge sui marchi non ha lo scopo di racchiudere le risorse culturali pubbliche come proprietà privata attraverso la registrazione, ma di proteggere gli identificatori commerciali che contraddistinguono beni o servizi e quindi promuovere la concorrenza leale.

Per gli elementi culturali tradizionali che hanno interesse pubblico, l’esame dei marchi dovrebbe adottare una posizione prudente.

I regolatori devono impedire agli operatori del mercato di privatizzare le risorse di design comunemente disponibili attraverso la registrazione e ostacolare il corretto utilizzo degli elementi culturali da parte di altri operatori.

D’altro canto, devono rispettare la buona volontà accumulata dalle imprese attraverso la trasformazione creativa e l’uso commerciale sostenuto.

La chiave sta nel bilanciare la "carattere distintivo" con la "conservazione del dominio pubblico" senza abbassare gli standard di esame per gli elementi grafici ausiliari semplicemente perché un richiedente ha una reputazione formidabile in altre categorie di prodotti.

In questo caso, LV può sostenere che il suo noto marchio merita una protezione trasversale.

Tuttavia, la legge cinese sui marchi e le relative interpretazioni giudiziarie affermano chiaramente che il riconoscimento di un marchio noto dovrebbe seguire i principi della "determinazione caso per caso" e della "protezione secondo necessità".

La protezione trasversale è giustificata solo se vi sono prove che il pubblico verrebbe indotto in errore e che gli interessi del dichiarante potrebbero essere danneggiati. In questo procedimento amministrativo, il tribunale deve verificare se il CNIPA ha applicato correttamente questa norma.

Vale la pena notare che la protezione dei marchi rinomati non può essere estesa all'infinito.

Anche se alcuni simboli dei marchi LV godono di una reputazione estremamente elevata, ciò non significa automaticamente che ogni elemento grafico registrato separatamente – in particolare quelli che somigliano a motivi culturali pubblici – goda dello stesso livello di protezione in tutte le categorie.

Il controllo giurisdizionale dovrebbe evitare il cosiddetto "goodwill spillover", per cui la reputazione complessiva di un marchio si riversa indiscriminatamente su ciascun elemento registrato, estendendo così impropriamente l'esclusività del marchio.

Sebbene si tratti di un caso amministrativo, la sua sentenza avrà un effetto significativo su casi simili in futuro.

La sentenza dovrebbe raggiungere tre obiettivi: in primo luogo, dovrebbe esaminare rigorosamente la fonte del carattere distintivo del marchio contestato, distinguendo il carattere distintivo intrinseco da quello acquisito, e garantire che la naturale riconoscibilità degli elementi culturali pubblici non venga confusa con il contributo originale del titolare del marchio.

In secondo luogo, dovrebbe applicare accuratamente il principio della “protezione necessaria” per i marchi ben noti e prevenire l’abuso della protezione trasversale.

In terzo luogo, dovrebbe affrontare pienamente le considerazioni di interesse pubblico nel suo ragionamento, chiarendo i confini della protezione per i marchi che comprendono elementi culturali pubblici e lasciando uno spazio adeguato per un uso corretto da parte del pubblico e di altri soggetti del mercato.

Il diritto di marchio è essenzialmente uno strumento di identificazione del mercato, non un ostacolo alle risorse culturali.

Mentre la Cina continua a rafforzare la protezione della proprietà intellettuale promuovendo al tempo stesso un ambiente imprenditoriale equo e competitivo, la salvaguardia del dominio pubblico nella fase di autorizzazione del marchio diventa sempre più importante.

I modelli tradizionali, le immagini naturali e i disegni geometrici dovrebbero rimanere parte del tesoro condiviso di creatività dell’umanità piuttosto che diventare barriere legali che consentono a una manciata di imprese di monopolizzare i mercati.

La sentenza BIPC potrebbe fornire una risposta fondamentale su come il sistema cinese dei marchi può bilanciare gli incentivi privati con l'interesse pubblico. Fornitore cinese di asciugamani Shenzhen City Dingrun Light Textile Import and Export Corp.Ltd, una società specializzata nella produzione pannolini per bambini all'ingrosso, bavaglini. Asciugamani da bagno Cina.

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